第32回 第三者による情報提供

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前回から第三者による情報提供につきお話ししていますが、今回も情報提供を規定した米国特許法改正前の規則について参照してみます。情報提供は、13CFR1.99に規定されています。

37CFR 1.99

Third-party submission in published application.
(a)A submission by a member of the public of patents or publications relevant to a pending published application may be entered in the application file if the submission complies with the requirements of this section and the application is still pending when the submission and application file are brought before the examiner.

出願公開された出願の第三者による提出
(a)特許または係属中の出願公開された出願に関連する刊行物の公衆による提出は、本条の要件を充たし、提出および出願の一件書類が審査官に持ち込まれた際に出願が係属中である場合は、出願の一件書類に差し入れられる。

解説

情報提供は係属中の出願について行われるものです。刊行物を提出して行い、第三者が特許化を阻止することができます。係属中の出願につき情報提供が行われる場合は、この提出書類は出願の一件書類の一部となります。

37CFR 1.99

(b)A submission under this section must identify the application to which it is directed by application number and include:

(b)本条による提出は、出願番号が対象とする出願を特定する必要があり、以下のものを含む必要がある。

(1)The fee set forth in § 1.17(p);
(2)A list of the patents or publications submitted for consideration by the Office, including the date of publication of each patent or publication;
(3)A copy of each listed patent or publication in written form or at least the pertinent portions; and
(4)An English language translation of all the necessary and pertinent parts of any non-English language patent or publication in written form relied upon.

(1)1.17(p)による料金
(2)特許庁に検討してもらうために提出した特許または刊行物のリスト(各特許または刊行物の公開日を含む)。
(3)リストアップされた特許または刊行物の書面形式のコピー、あるいは少なくとも該当部分
(4)根拠とされた非英語による特許または刊行物の必要な全ての部分または該当部分の英語による翻訳

解説

情報提供の提出書類が規定されていますが、IDS(情報開示陳述書)の提出書類と非常によく似ています。特許や刊行物の写し、あるいは該当部分(英語によらない場合はその英語による翻訳)などを提出します。
料金の支払いも必要です。これはIDSと同額の180$です。37CFR1.17(p)あるいはUSPTO WebサイトのFee Scheduleに規定されています。

37CFR 1.99

(c)The submission under this section must be served upon the applicant in accordance with § 1.248.

本条による提出は、37CFR1.248により出願人に送達される。

(d)A submission under this section shall not include any explanation of the patents or publications, or any other information. The Office will not enter such explanation or information if included in a submission under this section. A submission under this section is also limited to ten total patents or publications.

本条による提出は、特許または刊行物の説明、および他のいかなる情報も含むことはできない。特許庁は、本条による提出に含まれている場合は、当該説明も情報も受理しない。本条による提出は、全10個までの特許または刊行物に限定される。

解説

従来の情報提供は非常に制限があることが理解できます。つまり、特許や刊行物を提出するのみで、説明やその他の情報を加えることはできません。また数にも制限があり、全10個までと決められています。

37CFR 1.99

(e)A submission under this section must be filed within two months from the date of publication of the application(§ 1.215(a))or prior to the mailing of a notice of allowance(§ 1.311), whichever is earlier.

本条による提出は、出願公開の日から2ヶ月以内、または特許査定の通知の郵送日以前のいずれか早い日までに提出する必要がある。

Any submission under this section not filed within this period is permitted only when the patents or publications could not have been submitted to the Office earlier, and must also be accompanied by the processing fee set forth in § 1.17(i).

上記期間内にされなかった本条による提出は、特許または刊行物が特許庁にそれ以前に提出できなかった場合のみ認められ、1.17(i)の料金を支払う必要がある。

解説

提出期間にも限定があり、出願公開から2ヶ月以内、または査定通知の郵送日のいずれか早い時期までに提出する必要があります。根拠となる特許や刊行物をそれ以前に提出できなかった場合以外はこの期間外の提出は認められません。またプロテストと同様、processing feeも支払う必要があります。37CFR1.17(i)に130$と規定されています。

A submission by a member of the public to a pending published application that does not comply with the requirements of this section will not be entered.

第三者による係属中の出願公開された出願に対する、本条の要件を満たさない提出は受理されない。

(f)A member of the public may include a self-addressed postcard with a submission to receive an acknowledgment by the Office that the submission has been received. A member of the public filing a submission under this section will not receive any communications from the Office relating to the submission other than the return of a self-addressed postcard. In the absence of a request by the Office, an applicant has no duty to, and need not, reply to a submission under this section.

公衆は、提出が受理されたことの特許庁による承認を受領するための自分宛はがきを含めることができる。本条により提出を行った公衆は、自分宛はがきの返送以外には、提出に関し、特許庁からいかなる通知も受けない。特許庁より要求されない限りは、出願人は、本条による提出に対していかなる応答も行う義務を有しない。

解説

前回のプロテストと同様、自分宛のはがき以外は、特許庁から通知を受けることはありません。出願人にも原則として応答義務はありません。

今週のポイント

  • 第三者は先行特許や刊行物を提出して、出願公開された発明に対し情報を提供することができる。係属中の出願につき情報提供が行われる場合は、この提出書類は出願の一件書類の一部となる。
  • 情報提供の提出書類は、特許または刊行物のリストなどである。非英語による文献は英語による翻訳が必要である。
  • 情報提供は、出願公開の日から2ヶ月以内、または特許査定の通知の郵送日以前のいずれか早い日までに提出する必要がある。また全10個までの特許または刊行物に限定される。
  • 情報提供には特許や刊行物の説明その他の情報を含めない。
  • 出願人も情報提供に対して、原則として応答義務はない。

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