第23回 アドバイザリー・アクション(advisory action)(2)

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審査官による2回目以降の拒絶は、いつでもfinal”(最終)とされることがあります。これに対して出願人は、特許庁の特許審判抵触部に審判請求をすることができます。このほか継続審査請求(RCE)という対処もあります。RCEは1995年6月8日以降の出願に適用され、審査が終了する際にこれを終了させずに、継続して審査するように請求する制度です。

関連条文を示しておきます。

37CFR 1.113

(b)In making such final rejection, the examiner shall repeat or state all grounds of rejection then considered applicable to the claims in the application, clearly stating the reasons in support thereof.

最終拒絶をする際には、審査官はこれを根拠付ける理由を明確に述べ、出願中のクレームに適用できると考えられるすべての理由を繰り返し、またはこれを述べる必要がある。

(c)Reply to a final rejection or action must include cancellation of, or appeal from the rejection of, each rejected claim.

最終拒絶またはアクションに対する応答は、拒絶されたクレームの各々の取消、または拒絶に対する審判請求を含む必要がある。

MPEP714.13

See 37 CFR 41.33 and MPEP § 1206 for information on affidavit or other evidence filed after appeal. Failure to properly reply under 37 CFR 1.113 to the final rejection results in abandonment. A reply under 37 CFR 1.113 is limited to:
(A)an amendment complying with 37 CFR 1.116;
(B)a Notice of Appeal(and appeal fee); or
(C)a request for continued examination(RCE)filed under 37 CFR 1.114 with a submission(i.e., an amendment that meets the reply requirement of 37 CFR 1.111)and the fee set forth in 37 CFR 1.17(e). RCE practice under 37 CFR 1.114 does not apply to utility or plant patent applications filed before June 8, 1995 and design applications.

最終拒絶に37CFR1.11.により適切な応答をしなかった場合は、放棄となる。37CFR1.113に対する応答は以下に限定される。
(A)37CFR1.116に従った補正
(B)審判請求書(および審判費用)
(C)37CFR1.114による継続審査の請求を提出物と共に行う(提出物とは、37CFR1.111の応答要件に適合した補正)および37CFR1.117(e)による費用の支払い。

解説

最終拒絶に対する応答は、補正、審判請求、RCEがあります。RCEとは審査を継続してもらうための請求です。

37CFR1.114

a)If prosecution in an application is closed, an applicant may request continued examination of the application by filing a submission and the fee set forth in § 1.17(e)prior to the earliest of:
(1)Payment of the issue fee, unless a petition under § 1.313 is granted;
(2)Abandonment of the application; or
(3)The filing of a notice of appeal to the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit under 35 U.S.C. 141, or the commencement of a civil action under 35 U.S.C. 145 or 146, unless the appeal or civil action is terminated.
(b)Prosecution in an application is closed as used in this section means that the application is under appeal, or that the last Office action is a final action(§ 1.113), a notice of allowance(§ 1.311), or an action that otherwise closes prosecution in the application.
(c)A submission as used in this section includes, but is not limited to, an information disclosure statement, an amendment to the written description, claims, or drawings, new arguments, or new evidence in support of patentability. If reply to an Office action under 35 U.S.C. 132 is outstanding, the submission must meet the reply requirements of § 1.111.
(d)If an applicant timely files a submission and fee set forth in § 1.17(e), the Office will withdraw the finality of any Office action and the submission will be entered and considered. If an applicant files a request for continued examination under this section after appeal, but prior to a decision on the appeal, it will be treated as a request to withdraw the appeal and to reopen prosecution of the application before the examiner. An appeal brief(§ 41.37 of this title)or a reply brief(§ 41.41 of this title), or related papers, will not be considered a submission under this section.

抄訳

継続審査請求は、審査終了前に審査を継続するように審査官に請求する制度です。いつまでに請求するかというと、(1)特許発行料金の支払い、(2)出願の放棄、(3)特許審判抵触部による審決に不服があるときの審決取消訴訟(CAFCに対して提訴)、あるいは民事訴訟(コロンビア特別区連邦地裁に提訴)の提起、開始
(1)〜(3)のいずれか早いときまでに請求します。審査が終了するとは、最終オフィスアクションがされ、あるいは特許査定通知がされ、あるいは審判請求がされている場合等を指します。
継続審査請求には料金の支払いと提出(submission)が必要です。提出とは、新たな意見書、補正書、証拠などです。
継続審査請求がされると、審査官はオフィスアクションが確定しないように、これらの提出物の審査を開始します。
審判請求がされ、審決前に継続審査請求がされると、審判請求の取下とみなされます。つまり継続審査請求がされたのだから審判請求はもはや必要ないからです。このとき審判請求書や答弁書は継続審査請求の提出(submission)とはみなされません。

MPEP714.13

Further examination of the application may be obtained by filing a continued prosecution application(CPA)under 37 CFR 1.53(d), if the application is a design application.

出願が意匠出願である場合は、出願の更なる審査は、37CFR1.53(d)による継続手続出願(CPA)の提出により得られる。

解説

意匠出願はRCEを利用できず。引き続き継続手続出願が利用されます。

An amendment filed at any time after final rejection, but before an appeal brief is filed, may be entered upon or after filing of an appeal brief provided the total effect of the amendment is to(A)remove issues for appeal, and/or(B)adopt examiner suggestions.

最終拒絶以後のいずれかの時点であるが、審判請求書提出前に提出された補正は、審判請求書提出の前あるいは後に受理される。但し、当該補正は、審判の争点を削除すること、あるいは審査官の提案を採用するものであることを条件とする。

In the event that a proposed amendment does not place the case in better form for appeal, nor in condition for allowance, applicant should be promptly informed of this fact, whenever possible, within the statutory period.

提案された補正により、事案が審判のためのより良好な態様にならない場合、あるいは特許査定を受けられる状態とならない場合は、出願人は直ちに、この事実を法定期間内に通知する必要がある。

The refusal to enter the proposed amendment should not be arbitrary.

提案された補正の受入を拒絶することは任意であるべきではない。

The proposed amendment should be given sufficient consideration to determine whether the claims are in condition for allowance and/or whether the issues on appeal are simplified.

提案された補正は、クレームが特許査定される状態にあるか、及び/又は審判の対象となる争点が単純化されるか否かを判断するための十分な検討要因を与えられる必要がある。

Ordinarily, the specific deficiencies of the amendment need not be discussed. However, if the proposed amendment raises the issue of new matter, the examiner should identify the subject matter that would constitute new matter.
通常、補正の特定の不備は検討する必要はない。しかし、提案された補正が新規事項の問題を提起する場合は、審査官は、新規事項を構成する主題を特定する必要がある。

f the proposed amendment presents new issues requiring further consideration and/or search, the examiner should provide an explanation as to the reasons why the proposed amendment raises new issues that would require further consideration and/or search.

提案された補正が、更なる検討及び/又は調査を必要とする新たな争点を提示する場合は、審査官は、提案された補正が更なる検討及び/又は調査を必要とする新たな争点を提起する理由につき、説明する必要がある。

今週のポイント

  • 最終拒絶またはアクションに対する応答は、拒絶されたクレームの各々の取消、または拒絶に対する審判請求を含む必要がある。
  • 最終拒絶に対する応答は、補正、審判請求、継続審査請求(RCE)がある。RCEとは審査を継続してもらうための請求である。
  • 継続審査請求は、
    1. 特許発行料金の支払い
    2. 出願の放棄
    3. 特許審判抵触部による審決

    に不服があるときの審決取消訴訟(CAFCに対して提訴)、あるいは民事訴訟(コロンビア特別区連邦地裁に提訴)の提起、開始のいずれか早いときまでに請求する。

  • 継続審査請求がされると、審査官はオフィスアクションが確定しないように、提出物(補正など)の審査を開始する。
  • 審判請求がされ、審決前に継続審査請求がされると、審判請求の取下とみなされる。このとき審判請求書や答弁書はRCEの提出物とはみなされない。

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