第19回 当事者系再審査

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

前回から再審査(reexamination)という制度について説明しています。これは特許有効期間中は請求できるもので、審査官に刊行物などを提示して再審査してもらうための制度です。当事者系再審査と査定系再審査があり、今回の米国法改正により、当事者系再審査(inter partes reexamination)は当事者系レビュー(inter partes review)に置き換えられました。当事者系レビューは、特許査定から9ヶ月後、および付与後異議申立終了日のいずれか遅い時まで請求されます。

査定系再審査で提出される書類は、37CFR1.510で以下のように規定されています。

  1. 特許または刊行物にもとづく特許性の実質的に新たな争点の各々を指摘する陳述書
  2. 再審査が請求されるすべてのクレームの特定、および再審査が請求されるすべてのクレームに対して引用された先行技術を適用する妥当性および態様の詳細な説明。
  3. 再審査を請求する当事者は、クレームが引用された先行技術といかに区別されるかを指摘することができる。
  4. 根拠となるすべての特許または刊行物の写しであって、英語ではない特許または刊行物の必要かつ関連するすべての部分の英語による翻訳を伴うもの。
  5. 再審査が請求されるフロントページ、図面および明細書/クレームを含む特許全体の写し(二段組みの様式)、訂正明細書、再審査証明書の写し。すべての写しは、1枚の紙の片側のみの明瞭に各ページを記載すること。

37CFR 1.510

(c)If the request does not include the fee for requesting ex parte reexamination required by paragraph(a)of this section and meet all the requirements by paragraph(b)of this section, then the person identified as requesting reexamination will be so notified and will generally be given an opportunity to complete the request within a specified time. Failure to comply with the notice will result in the ex parte reexamination request not being granted a filing date, and will result in placement of the request in the patent file as a citation if it complies with the requirements of § 1.501.

(c)請求が本条(a)項により要求される査定系再審査を請求するための料金を伴わず、本条(b)項によるすべての要件を充たさない場合は、再審査を請求する者として特定された者はその旨を通知され、指定期間内に請求を完了させる機会を与えられる。上記通知に従わない場合は、査定系再審査請求が提出日に認められず、1.501の要件を充たすのであれば、引例として特許一件書類の中に当該請求は綴じられる。

(d)The filing date of the request for ex parte reexamination is the date on which the request satisfies all the requirements of this section.

(d)査定系再審査の提出日は、請求が本条の全ての要件を充たした日となる。

(e)A request filed by the patent owner may include a proposed amendment in accordance with § 1.530.

(e)特許権者が提出した請求は、1.530による提案された補正を含んでいても良い。

*37CFR 1.530は、査定系際審査において特許権者が提案する補正を行うことができると規定されています。

37CFT1.530

“Making amendments in a reexamination proceeding. A proposed amendment in an ex parte or an inter partes reexamination proceeding is made by filing a paper directing that proposed specified changes be made to the patent specification, including the claims, or to the drawings”

「再審査手続において補正をすること。査定系または当事者再審査手続において、ペーパーを提出することにより、クレームを含む明細書、図面に対し提案された特定の変更を示すペーパーを提出することにより、補正を行うことができる。」

MPEP2609 Inter Partes Reexamination

The inter partes reexamination statute and rules permit any third party requester to request inter partes reexamination of a patent which issued from an original application was filed on or after November 29, 1999, where the request contains certain elements(see 37 CFR 1.915(b))and is accompanied by the fee required under 37 CFR 1.20(c)(2). The Office initially determines if “a substantial new question of patentability”(35 U.S.C. 312(a))is presented. If such a new question has been presented, reexamination will be ordered.

当事者系再審査の法律の条文及び規則により、1999年11月29日以降に出願された原出願から発行した特許の査定系再審査を請求することができ、この請求には特定の要件が含まれ、37CFR 1.2(c)(2)により必要とされる料金を伴う。特許庁は最初に、「特許性に関する実質的に新たな争点」が提示されているか否かを判断する。かかる新たな争点が提示されている場合は、再審査が命じられる。

“a substantial new question of patentability”とは

「実質的に新たな争点」とは何でしょうか?これがあると認められれば再審査が命じられます。米国特許法312条に規定があります。

35 U.S.C. 312 Determination of issue by Director

(a)REEXAMINATION.- Not later than 3 months after the filing of a request for inter partes reexamination under section 311, the Director shall determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.

(a)再審査―311条により当事者系再審査の請求を提出した後3ヶ月以内に、長官は当該特許のいずれかのクレームに影響を与える特許性の実質的に新たな争点が、他の特許または刊行物を考慮するか否かにかかわらず、当該請求により提起されたか否かを決定する。実質的に新たな争点は、特許または刊行物が特許庁により引用されたか、あるいは特許庁に対し指摘されたか、あるいは特許庁により検討されたかという事実によっては排除されない。

(b)RECORD.- A record of the Director’s determination under subsection(a)shall be placed in the official file of the patent, and a copy shall be promptly given or mailed to the owner of record of the patent and to the third-party requester.

(b)記録―(a)による長官の決定の記録は、特許の公式の一件書類に綴じられ、写しは特許の記録にある所有者および第三者請求人に速やかに交付され、あるいは郵送される。

(c)FINAL DECISION.- A determination by the Director under subsection(a)shall be final and non-appealable. Upon a determination that no substantial new question of patentability has been raised, the Director may refund a portion of the inter partes reexamination fee required under section 311.

(c)最終決定―(a)項による長官の決定は最終的でかつ不服申立ができない。特許性に関する実質的に新たな争点が提起されなかったとの決定により、長官は311条により要求される当事者系再審査料金の一部を返還してもよい。

MPEP2609

The reexamination proceedings which follow the order for reexamination are somewhat similar to regular examination procedures in patent applications; however, there are notable differences.

しかし、再審査手続の命令に続く再審査手続は、特許出願の通常の審査手続に多少類似するが、以下の顕著な相違点がある。

For example, there are certain limitations as to the kind of rejections which may be made, a third party requester may participate throughout the proceeding, there is an “action closing prosecution” and a “right of appeal notice” rather than a final rejection, special reexamination forms are to be used, and time periods are set to provide “special dispatch.”

たとえば、拒絶の種類に関して限定がある、第三者は手続に参加できる、最終拒絶よりも”action closing prosecution”および”right of appeal notice”というアクションがなされる(注:前者は通常の審査ではFirst Office Action、後者はFinal Office Actionに該当する。後者に対してappealが可能です)、特別の再審査フォームを用いる必要があること、期間が”special dispatch”を行うように設定される必要があること。

When the prosecution of an inter partes reexamination proceeding is terminated, an inter partes reexamination certificate is issued to indicate the status of all claims following the reexamination and concludes the reexamination proceeding.
The basic characteristics of inter partes reexamination are as follows:

当事者系再審査の遂行が終了すると、当事者系再審査の証明書が発行され、再審査後の全てのクレームの現状が示され、再審査手続が終了する。

(A)Any third party requester can request inter partes reexamination at any time during the period of enforceability of the patent(for a patent issued from an original application filed on or after November 29, 1999);

第三者請求人は、特許の有効期間中はいつでも当事者系再審査を請求することができる。
(B)Prior art considered during reexamination is limited to prior patents or printed publications applied under the appropriate parts of 35 U.S.C. 102 and 103;

再審査で検討すべき先行技術は、35USC 102,103の該当部分により適用された先行特許または刊行物に限定される。

(C)A substantial new question of patentability must be present for reexamination to be ordered;

(C)再審査が命じられるためには、特許性の実質的に新たな争点が存在する必要がある。

(D)If ordered, the actual reexamination proceeding is essentially inter partes in nature;

再審査が命じられると、実際の再審査手続は、性質上、実質的に当事者系となる。

(E)Decision on the request must be made not later than three months from its filing date, and the remainder of proceedings must proceed with “special dispatch” within the Office;

(E)請求に対する決定は、提出日から3ヶ月以内になされる必要があり、残りの手続は特許庁内部の”special dispatch”を進める必要がある。

(F)If ordered, a reexamination proceeding will normally be conducted to its conclusion and the issuance of an inter partes reexamination certificate;

(F)再審査が命じられた場合は、再審査は通常、その終了及び当事者系再審査の証明書発行に向けて行われる。

(G)The scope of the patent claims cannot be enlarged by amendment;

(G)特許クレームの範囲は、補正により拡張できない。

(H)Reexamination and patent files are open to the public, but see paragraph(I)below;

(H)再審査および特許一件書類は公衆に開示されるが、以下の(I)項を参照のこと。

(I)The reexamination file is scanned to provide an electronic copy of the file. All public access to and copying of reexamination proceedings may be had from the electronic copy. The paper file is not available to the public.

(I)再審査の一件書類は、一件書類の電子コピーを提供するためにスキャンされる。再審査手続に対する公衆のアクセスおよびコピーはすべて、電子コピーからされてもよい。紙による一件書類を公衆は利用できない。

今週のポイント

  • 今回の米国法改正により、当事者系再審査(inter partes reexamination)は当事者系レビュー(inter partes review)に置き換えられた。当事者系レビューは、特許査定から9ヶ月後、および付与後異議申立終了日のいずれか遅い時まで請求される。
  • 当事者系レビューは、第三者である請願者(petitioner)が請願書(petition)を特許や刊行物を提出して行う。
  • 現在の当事者系再審査では、クレームは補正により拡張できない。
  • 再審査で検討すべき先行技術は、35USC 102,103の該当部分により適用された先行特許または刊行物に限定される。
  • 当事者系再審査は特許有効期間中はいつでも請求できる。

特許翻訳のお問い合わせはインターブックスにどうぞ

技術背景を持ち、それぞれの国の法制度の事情を理解したネイティブ翻訳者が翻訳を担当いたします。
日本特許庁・米国特許商標庁・欧州特許庁・中国特許庁・韓国特許庁の出願要件に則って特許明細書を翻訳し、お客様のご要望にお応えいたします。
電話番号 03-5212-4652
お問合せはこちら

関連する記事